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注册商标遭异议 坚持到底或放弃?| 刘美芳联合律师事务所

02/25/2019     刘美芳联合律师事务所

随着华人法律意识的增强,很多生意人在将业务铺开之前都会想到先去申请注册商标。在美国每年都有成千上万个商标申请提交给美国专利商标局(USPTO),不少人认为商标注册整个过程很简单,通常情况下几个月就申请下来了。可是就会有一种情况导致商标申请受阻,那就是在中间环节有利益关系人提出质疑,认为正在申请的商标有侵权嫌疑。这里就谈谈商标申请时碰到的异议(opposition)是怎麽回事?



来自香港的马俊驰最近在美国成立了一家公司,专门销售女士服装饰品。在他背后是一家在中国大陆经营多年的服饰产品家庭企业。俊驰是这家企业的开路先锋,他看准了美国市场对快销服饰市场的巨大需求场,而且利润率远高於亚洲地区,所以一直努力打开北美市场,并筹备在各大人气网站和手机应用程序上推广产品。 
俊驰有商业头脑,也有法律意识,认为只有打出自己的品牌,才能在浩如烟海的网络市场胜出。凭着自己英语水平,於是他摸索着着向专利商标局申请商标注册,设计样式基於总公司已有的商标。

接下来就他就收到一连串的邮件通知,先是申请通过初审,商标局告知他商标进入公示阶段,需要等待一段时间。他想着很快会拿到“金字招牌”,就可以开始做大规模的推广。


谁知几天后突然收到商标局的一封通知,打开一看居然是有一家公司对申请的商标提出异议。俊驰感到非常诧异,这个注册商标看似普通,经营的也只是大众服装,怎麽会有人冒出来指责商标侵权?异议状称新申请商标类似与该公司原有商标极其相似,并表示他们在自己的商标上已有巨大的商业投入,要求商标局驳回俊驰的申请。
 俊驰是丈二和尚摸不着头脑,这回复的难度可是超过了预期,想来想去还是来到律师请求协助。

所谓的商标“异议”(Opposition)是美国专利商标局的商标审判和上诉委员会(TTAB)监督下的一个正式程序,当商标申请注册后,有一个所谓的“公示期间”,任何第三方认为自己的权益受到损害或影响,都能够提出异议。

异议程序虽然在专利商标局进行,但是基本遵循联邦民事诉讼规则,大致包括异议、异议答辩、披露会、证据开示、审前证据披露、陈述到最终裁定。整个过程冗长繁琐。若无法击败对手,当然会面临败诉的风险,商标也就无法到手。所以很多企业会反复权衡比较商标的价值、使用时间、投入的成本等等,来决定是继续抗辩还是提出和解。 
俊驰是不服输的人,他想着对家族企业也要有个交代,所以一上来是姿态强硬。律师随即提出抗辩,一是两个商标并不具有相似性,没有造成普通消费者的混淆;二是俊驰公司的商标仅使用在一个有限的市场,也就是手机应用及若干销售平台,并没有削弱对方商标的整体销售力。对方并不买账,同时亮出大公司背景,表示愿意奉陪到底。

几经论战,高额的律师费账单也随之而来,俊驰终於想明白了,这个商标虽然承载了感情和希望,但毕竟只是在注册阶段,前期投入小,撤退有空间;而对方是大型公司,财力人力资本雄厚,拼下去怕是内耗太大,影响公司战略,於是决定转变方向,回到谈判桌前。最后俊驰承诺将商标做相应改动。经过重新申请,新商标顺利过关。
美国对知识产权特别注重保护,侵权商标极易引发争讼。特别是坐拥驰名商标的老牌公司,他们会非常警惕,一有风吹草动,看到类似甚至是近似度低的商标出现,会立即采取行动,并且一战到底,以期维护商标的独特性及显着性。所以申请商标一旦遇到异议,建议先了解两者商标的情况,调查对方公司的背景以及对该商标的投放深度,再做定夺。

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