华明胜律师事务所─陈哲扬律师：收到专利警告信应小心处理

真实个案分享──
收到专利警告信应小心处理:

李先生是一位化学家, 本身拥有化学博士学位, 专精高分子化学. 李先生自己拥有一家公司, 专门生产具有特殊功能的化学涂料. 在去年初, 李先生收到了一封由对手律师 (任职於中西部一颇具规模的律师楼) 寄来的警告信, 信中指出李先生的某些产品侵犯了其对手的专利, 信中更要求李先生要立即停止生产有可能侵权的产品, 并要求提供该些产品的化学结构式.

李先生在收到警告信后不久, 致电陈哲扬律师 (现加入华明胜律师事务所), 向陈律师请求协助. 由於陈律师具有化学相关背景, 与李先生谈过之后, 再阅读对方的警告信及其中所提及之专利, 立即致电给对方律师表示李先生的产品并未侵犯该项专利. 但由於对方律师不具化学背景, 所以对於了解专利中的化学结构有一定的困难, 也增加了沟通的难度. 虽然陈律师屡次告知对方李先生的产品与该项专利中权利要求项中所提及的化学结构完全不同, 但对方仍屡次要求李先生要提供该些产品的化学式, 否则将要对他提告.

由於李先生具有很强的化学背景, 所以在与对方周旋的同时已经研发出更新的产品, 因此他同意提供给对方部份的化学结构式以平息争端. 但是对方律师仍不满足, 还是一直要求李先生要提供全部的化学结构式. 我方开始怀疑对方其实是想由此一警告信得知李先生的商业机密, 所以坚决不肯提供. 在几次信件攻防之后, 由於对方律师在化学方面无法再提出更有力的证据证明李先生的产品侵权, 对方律师改由专利法层面着手, 以专利法中对”comprising”这个字的定义来对我方施压. 因为”comprising”在专利法中表示一个 “open end”的概念, 所以权利要求项 (claim)中的项目, 理论上不会被 “comprising”这个字所限制. 陈律师在翻查之前 跟”comprising”这个字有关判例后, 找到一个有力的案件, 案件中提到, “comprising”虽然是一个 “open end”的概念, 但不可以被无限延伸. 在陈律师回信给对方律师提出这个判例后, 由於对方在法律及化学两个层面都无法取得优势, 李先生的警告信风波也就此告一个段落.

*此个案分享为真实案例，但为了保护我们的客户，相关内容有做少许调整。
*当然，由於每个个案情况不同，最终的结果也绝不同，此案件仅供参考用之用。